特許法３８条の２～５３条

特許法３８条の２

特許出願の放棄及び取下げの承諾を必要とした理由

• 本来、特許出願の放棄及び取下げは、出願人の自由に任せられるべき行為であるといえる。
• しかし、仮専用実施権者としてみれば、特許出願の放棄又は取下げによって将来の実施権者としての地位を失うこととなると、甚大な不利益を被るおそれがあるため、特許権の放棄と同様に制限した。

特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、その特許出願の放棄又は取下げができることとした理由

• 平成２３年の一部改正前は、仮通常実施権の登録制度を前提として、特許出願の放棄又は取下げには、仮通常実施権者のうち、特許庁が把握可能な登録を備えたものの承諾を必要としていたが、
• 同改正により、仮通常実施権の登録制度が廃止され、仮通常実施権者を特許庁が把握できなくなったこと、
• また特許出願の放棄又は取下げがなされた場合には、承諾を条件としなくとも、仮通常実施権者にとって実施ができなくなるという不利益が生じることはないことから、

特許法３９条

同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとした理由

• 拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、
• 不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまう。

特許法４１条

国内優先権の定義

• 「特許出願等に基づく優先権制度」とは、特許出願をする際に、我が国に既にした自己の特許出願又は実用新案登録出願（先の出願）の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して出願をした場合には、
• その包括的な特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明につき、その特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日又は時とするという優先的な取扱いを認めるものである。

国内優先権の趣旨

• ①基本的な発明の出願後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、
• ②先にされた特許出願又は実用新案登録出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願において日本国を指定（ＰＣＴ８条??にいう自己指定）した場合にも、その指定の効果が我が国において認められることとなった。

特許法４１条１項ただし書の趣旨

• 平成２０年の一部改正において追加されたものであり、特許出願の放棄又は取下げについて、仮専用実施権者等の承諾を得ることを要件としたのと同様の趣旨（３８条の２〔趣旨〕参照）
• →本来、特許出願の放棄及び取下げは、出願人の自由に任せられるべき行為であるといえる。
• しかし、仮専用実施権者や仮通常実施権者としてみれば、特許出願の放棄又は取下げによって将来の実施権者としての地位を失うこととなると、甚大な不利益を被るおそれがあることから、特許権の放棄と同様に制限した（９７条〔趣旨〕参照）。

意匠登録出願を基礎として優先権を主張することはできない理由

• ①優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを１つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、
• 意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で生まれるデザインを対象としており、基本的に優先権制度の趣旨になじまないこと、
• ②意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録出願とは先後願関係に立たないこと
• 等の点が掲げられる。

特許法４１条１項１号　先の出願に基づいて優先権を主張しうる期間を１年とした理由

• パリ条約、特許協力条約（ＰＣＴ）及び各国法制（欧州各国はすべて１年）の優先権制度と均衡させたからである。

４１条１項２号　分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとした理由

• それらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、
• 審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる。

特許法４１条１項３号及び４号　優先権主張を伴う特許出願の出願時に先の出願が特許庁に係属していない場合にはその先の出願を優先権主張の基礎とすることができないとした理由

• 出願却下、拒絶査定確定等により、権利取得ができなくなった出願が実質的に復活してしまうことになり、
• 法的安定性、行政経済上の見地から好ましくないためである。

特許法４１条１項５号　登録された実用新案登録出願を基礎としては国内優先権を主張できないことを規定した理由

• 査定という処分を経ることなく、１年以内に早期に登録されることとなることから

特許法４１条４項　出願と同時としたのは理由

• 事務処理上の理由による。

特許法４１条４項　パリ条約上の優先権に関する証明書に相当するものの提出は要しないこととした理由

• その主張の基礎とする出願書類が特許庁に既に提出されているため

特許法４２条

特許法４２条１項　先の出願をみなし取下げとすることにした理由

• 特許出願等に基づく優先権制度は、本来、基本的な発明の出願から改良発明等を取り込んだ新しい出願へ乗り換えを可能とする狙いだから、
• 競合出願の排除、重複審査、重複公開の回避の点から、
• 先の出願をみなし取下げとすることにした。

特許法４２条１項　みなし取下げの時期を優先権の主張の基礎とされた先の出願の日から１年３月とした理由

• 出願人が誤って優先権主張をした場合、
• 先の出願をその時点でみなし取下げとするのは出願人に酷であるため、出願人に見直しの期間を与えること、
• 出願公開のための準備に入る時期を考慮したことから規定した。

特許法４２条３項　先の出願の日から１年３月以内に優先権の主張を伴う特許出願が取り下げられたときは、優先権の主張も取り下げられたものとして、取り扱う旨を定めた理由

• 優先権主張の手続は出願とは別個の手続であり、この規定が無いと、優先権主張を伴う出願を取り下げたとしても、優先権主張の手続が存続し、先の出願がみなし取下げとなるため、
• 出願人の利便を考慮してこれを防止するため。

特許法４４条

特許法４４条２項の趣旨

• ２９条の２の規定は、出願当初に願書に添付した明細書又は図面に記載されている発明は後願を拒絶できることとなる（出願後補正により新たに追加された事項は含まれない）。
• これを分割による新たな特許出願についてみると、新たな出願に係る発明は、もとの特許出願の当初の明細書に記載されているものでなければならないが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか図面に入ってくることがあり、その場合にはそれが入ったものが分割出願についての出願当初の明細書及び図面となる（２項本文）。
• 分割による新たな特許出願はもとの特許出願の時まで出願日が遡るので、なんらの手当をしない場合には、２９条の２の規定の関係では、実際には分割時にはじめて明細書に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って後願を拒絶できるという不合理な結果を生ずる。
• そこで、分割による新たな特許出願が２９条の２に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らせないことにし、その旨の文言を追加したものである。
• 実用新案法３条の２の場合も全く同じであるから、この関係についても出願日を遡らせないことにした。
• その結果、２９条の２の関係ではもとの出願の当初の明細書にも記載されていた事項まで現実の分割からでなければ後願を拒絶できないことになるが、もとの出願の明細書等に記載されている事項を分割出願の明細書の請求の範囲に記載している限り、３９条の関係ではもとの出願の日に遡って先願の地位を持つのであるから問題はないと考えられる。

【改正本】特許法４４条１項各号　２号・３号の趣旨

• 青本⇒実効的な権利取得の支援及び手続無駄解消の観点
• ①どの範囲で広く権利化できるかの見直しを立てることは難しいから、特許査定時の特許請求の範囲が十分実行的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまう場合があることを踏まえ、明細書等に含められる発明を手厚く保護し、
• ②審査官の判断結果を踏まえて出願を分割する機会を得るために故意に拒絶理由を含むような出願をしたり、念のため事前に出願を分割したり、拒絶査定後の分割の機会の確保のための拒絶査定不服審判を請求するといった無駄な手続きを解消するためです。

特許法４４条２項ただし書　特許法２９条の２について遡及効を認めない理由

• 新たな出願に係る発明は、もとの特許出願の当初明細書に記載されているものでなければならないが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか図面に入ってくることがあり、その場合にはそれが入ったものが分割出願についての出願当初明細書及び図面となる（２項本文）。
• 分割による新たな特許出願は、もとの特許出願の時まで出願日が遡るので、なんらの手当をしない場合には、２９条の２の規定の関係では、実際には分割時にはじめて明細書に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って後願を拒絶できるという不合理な結果を生ずる。
• そこで、分割による新たな特許出願が２９条の２に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らせないことにし、その旨の文言を追加した。

特許法４４条　新たな特許出願の時点から書類の提出期間を起算することとしていた理由

• 規定を３０条４項、４１条４項並びに４３条１項及び２項の書類の提出期間の起算にまで適用すると、
• 事実上本条の規定を活用し得ない場合も生じてくるため

特許法４６条の２

　実用新案登録に基づく特許出願の趣旨

• 従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、また、実用新案登録出願をした後に特許出願へ変更することが、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。
• しかし、実用新案登録出願については、出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため（１４条２項）、出願変更の機会は非常に制限されていた。
• このような状況においては、①実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、②権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。
• そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録出願ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が活かされないとの指摘があった。
• そこで、平成１６年の一部改正により、一定条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願できる旨を規定する実用新案登録に基づく特許出願制度を導入。

特許法４６条の２第１項柱書　基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとした理由

• 実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権が併存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査（同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書の作成）による特許審査の遅延に配慮したものである。

特許法４６条の２第１項１号　実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願から３年に限って行えることとした理由

• ①時期的制限なしに何時でも実用新案登録に基づく特許出願を可能とした場合、審査請求期間の実質的な延長が可能となるため、審査請求期間を７年から３年に短縮した平成１１年の一部改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。
• ②また、実用新案登録に基づく特許出願と類似している実用新案登録出願から特許出願への変更においても出願から３年の制限がある。

特許法４６条の２第１項２号　出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととした理由

• 二重審査防止のため、

４６条の２第１項３号　他人による評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から３０日を経過するまでは、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とすることとした理由

• ①他人による評価請求は、出願人又は権利者自身で評価請求したものではないため、評価請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願ができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。
• ②一方、出願人又は権利者が他人になりすまして評価請求をする可能性は否定できない。
• そこで、できないようにした。

特許法４６条の２第１項４号　実用新案登録に対する無効審判請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととした理由

• ①無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能なところまで審理が進んだ段階で、同一技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。
• ②また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について無効審判請求がなされると、同一技術について、審理が二重に行われることになる。

特許法４８条の３

審査請求期間を７年から３年に短縮した理由

• 従来、オランダ、ドイツの例に合わせ請求期間を７年としていたが、長期間にわたり権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在することによって次のような不利益を第三者に与えていた。
• ①審査請求を未だ行っていない段階では、明細書の範囲内で特許請求の範囲を自由に変更できるが、事業を進める第三者にとっては未請求案件が膨大であり、その発明の詳細な説明に記載された技術内容まで精査することは不可能なため、特許権を侵害するおそれがある。
• ②特許侵害をおそれるあまり、不当に広い特許請求の範囲であっても製品の設計変更や代替手段の準備を強いられる。
• ③審査請求や補正の有無を常に監視する必要がある。これらの弊害を除くべく平成１１年の一部改正において審査請求期間を３年に短縮した。

出願人以外の第三者にも出願審査の請求をすることを認めた理由

• その発明を実施したいと考えている等の第三者が早くその出願の決着をつけたいと考える場合があるのでその要求にこたえるものである。
• 出願公開前に第三者が特許出願の存在を知る場合は少ないであろうが、特許出願人からの事実上の警告などにより知る場合も考えられるため、
• 出願公開前にも第三者の出願審査の請求ができることとした。

特許法５０条の２

特許法５０条の２の趣旨

• 平成１８年の一部改正において、分割出願制度の濫用抑止を目的として新設された。
• 他の特許出願の審査において通知済みの拒絶理由を再度通知する場合には、本条の規定による通知がされ、最後の拒絶理由通知がされた場合と同様の補正制限が課される（１７条の２第５項）。
• これにより、出願人による拒絶理由通知書の精査を促し、不要な分割出願を抑止することを目的としている。

【改正本】特許法５０条の２　趣旨

• 従来の制度では、もとの特許出願の審査において既に拒絶の理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割出願することが可能であり、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査するよう特許出願人に促す仕組みになっていない。
• そのため、権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や明細書等の記載内容を充分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘がある。
• また、今改正により分割の時期的制限が緩和されることにより、このような分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるとの指摘もある。
• このような制度濫用を抑止するためには、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査するよう出願人に促す仕組みが必要である。
• そこで、５０条の２を設けた。

特許法５３条

　第２回目以降の拒絶理由通知に対する補正が不適法であることが特許査定の謄本の送達前に認められた場合には、当該補正を却下することとした理由

• 第２回目以降の拒絶理由通知に対する補正（１７条の２第１項３号）が不適法である場合についてまで、特許出願の拒絶の理由とすると、その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度通知し、
• 更にその拒絶理由通知に対しては、補正が可能であるから、更に補正について審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保され難いこととなるため、

特許法１７条の２第４項、同５項が無効理由とされていない理由

• 迅速な権利付与の実現、出願間の公平な取扱いの観点から再度の審査を回避するため補正を制限したものであり、
• これを満たしていないことが後に認められた場合でも、無効とするほどの実体的瑕疵があるとは認められないため、
• 無効理由とはされていない。

特許法５３条３項　補正却下決定に対して独立して不服を申し立てることは認めないこととした理由

• 前項の補正却下の決定に対して不服を申し立てることを認めると、
• その間審査が中止され、迅速な権利付与が図られないことから、